上海知識產權律師咨詢：當你的注冊商標被訴馳名商標侵權時怎么辦

一枚精心注冊的商標，一夜之間成為侵權證據，企業陷入的不僅是法律漩渦，更是品牌存亡的危機。

一、案件全景：從商標注冊到侵權指控

A地產公司開發的“XX水岸”高端樓盤（注：品牌名稱已脫敏處理）在營銷中使用了“XX城堡”“XX葡萄園”等名稱，并配套建設紅酒主題會所。項目宣傳中突出“演繹世界級葡萄酒莊園”“讓您親身體會‘XX酒’的制作過程”等標語。

該項目推出后迅速獲得市場關注，卻在三個月后被“XX酒莊”（注：品牌名稱已脫敏處理）以商標侵權為由起訴。原告主張：

1. “XX”是其在酒類商品上的馳名商標，A公司使用“XX水岸”等標識構成復制摹仿

2. 樓盤配套酒堡、葡萄園等設計刻意強化與葡萄酒的關聯，誤導公眾

3. 索賠經濟損失5000萬元并要求銷毀所有含“XX”的標識

A公司抗辯：

1. “XX水岸”系合法注冊商標（核定使用于第36類不動產服務）

2. 使用行為僅為指示樓盤地理位置，非商標性使用

3. 酒類與房地產跨度極大，消費者不可能混淆來源

4. 樓盤銷售業績源于區位和品質，與名稱無關

二、裁判結果與理由：為何注冊商標仍敗訴？

某法院判決認定A公司構成侵權，判令：
? 立即停止在樓盤及宣傳中使用含“XX”的標識
? 賠償經濟損失500萬元
? 登報聲明消除影響

核心裁判理由：

1. 馳名商標的認定
   “XX”商標在葡萄酒商品上已持續使用數十年，市場份額占比高，廣告投入巨大，多次在行政程序中被認定為馳名商標，符合馳名條件。

2. 商標性使用的定性
   A公司將“XX”用于小區大門、廣告招牌、宣傳冊首頁顯著位置，具有識別商品來源的功能，屬于商標性使用，非單純地理描述。

3. 跨類混淆的成立

   • 標識高度近似：“XX水岸”完整包含馳名商標文字

   • 相關公眾重合：高端葡萄酒消費者與別墅購買人群均為高收入群體

   • 主觀攀附意圖：樓盤配套紅酒城堡、葡萄園，宣傳中刻意關聯葡萄酒文化

4. 注冊商標抗辯的否定
   商標注冊證不賦予當然的侵權豁免權。若該商標系復制、摹仿他人馳名商標，且誤導公眾，法院可依據《商標法》第十三條、第四十五條判定禁用。

三、法律焦點問答：被告如何破局？

問題1：原告商標是否必須在本案中重新認定馳名？

上海君瀾律師事務所俞強律師提示：

根據《馳名商標司法解釋》第二條，被訴侵權商標核定使用商品與原告商標商品類別不相同時，法院應當審查原告商標是否馳名。
抗辯關鍵點：

• 提交證據證明原告商標在爭議發生時的知名度不足（如行業排名、市場份額下降）
  
• 指出原告證據中的時間斷層（如廣告投放集中在十年前）
  
• 主張個案按需認定原則，反對“一案馳名、終身有效”
  

問題2：馳名商標的跨類保護邊界何在？

法律依據：
《商標法》第十三條：對已注冊馳名商標的保護可延伸至不相同/不類似商品，但需滿足“誤導公眾，致使權利人利益可能受損”之要件。

俞強律師抗辯策略：

1. 關聯性切割
   舉證說明房地產與酒類商品的差異維度：
   ?? 功能用途：居住需求 vs 飲品消費
   ?? 消費決策：數百萬購房屬理性投資 vs 千元級酒類消費
   ?? 銷售渠道：售樓處 vs 商超/酒行

2. 知名度范圍反證
   提交市場調查報告，證明樓盤客戶中知曉葡萄酒品牌“XX”的比例不足10%，否定混淆可能性。

問題3：被告持有注冊商標如何善用？

三步抗辯法：

1. 注冊合法性強調
   證明自身商標系獨立創作，非摹仿原告（如提供設計底稿、命名思路證據）

2. 正當使用主張
   若含地名、通用詞匯等要素，可援引《商標法》第五十九條主張正當使用（如“水岸”為樓盤通用描述語）

3. 不侵權確認之訴反制
   在收到侵權警告函時，立即主動起訴請求確認不侵權，打破原告訴訟節奏

問題4：高額賠償如何破解？

賠償數額抗辯核心證據：

• 財務賬簿：證明樓盤實際利潤率不足5%，原告主張5000萬賠償無依據

• 更名成本審計：評估更換標識所需費用（如廣告牌拆除、宣傳材料重印等）

• 善意使用證明：內部文件顯示法務曾對商標進行過檢索，無侵權故意

四、上海君瀾律師事務所俞強律師行動建議

對已持有注冊商標但面臨馳名商標侵權指控的企業，立即啟動四步應對：

1. 商標歷史溯源
   梳理自身商標的設計來源、注冊過程、使用記錄，建立獨立創作證據鏈

2. 關聯性阻卻論證
   委托第三方機構出具商品/服務關聯性分析報告，切割與原告行業的聯系

3. 使用方式合規整改
   避免在宣傳中明示或暗示與原告品牌的關聯（如刪除“葡萄酒莊園”等營銷話術）

4. 無效宣告反制程序
   若原告商標存在連續三年未使用或淪為通用名稱等情形，提起無效宣告請求

上海君瀾律師事務所俞強律師指出：注冊商標不是侵權行為的護身符，但被告企業可通過系統性證據組織打破“馳名即勝訴”的思維定式。浦東律師團隊近年代理的12起同類案件中，9起通過證明商品關聯性不足獲判不侵權。

風險提示：具體案件需結合商標使用歷史、行業特點、市場格局等綜合判斷，請務必咨詢專業律師。

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