知產審判 | 描述性正當使用的司法認定

本文為《中國審判》雜志原創稿件

文| 上海知識產權法院 葉菊芬

在商標侵權訴訟中，若注冊商標中含有具備描述性含義的標志，則他人對該標志的正當使用不構成商標侵權，此種抗辯事由一般稱為描述性使用抗辯或描述性正當使用抗辯。目前，我國法律法規對描述性使用抗辯的構成要件未作出進一步細化規定。在司法實踐中，當被訴侵權人提出此等抗辯時，當事人對于爭議標志是否為描述性標志、被訴侵權人對該標志的使用是否構成正當使用常存在爭議。筆者擬對描述性使用抗辯的立法基礎及描述性標志的類別、認定和適用條件展開分析，以期對司法實踐有所助益。

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描述性使用抗辯的立法基礎

商標作為一種符號，其意義可從兩方面理解：一是語義學意義，即符號本身所固有的、本質的概念意義或詞典意義，這是社會主體進行信息交流所必須使用的意義；二是語用學意義，即符號的具體使用者在一定語境中的語言行為所決定的語境意義，商標具有的指向商品或服務來源信息的含義則屬于語用學意義。對于社會生活中原本即存在的符號而言，其固有含義也稱為“第一含義”，屬于社會公共資源，任何人均有權使用。為防止商標權人不當侵占公共資源，《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）一般規定此類不具備顯著特征的標志不能作為商標獲得注冊。若商標權人能通過長期使用、宣傳等行為而賦予該標志“第二含義”，使其實際起到區別商品來源的作用，則法律亦作出制度安排，由社會公眾讓渡一部分利益給予商標權人，商標權人得以取得商標專用權。但利益的讓渡并非沒有限度，若其他善意的經營者正當使用該描述性標志的“第一含義”，相關公眾并不會對商品來源產生混淆，則該行為因未破壞商標的識別功能而不應被禁止。也就是說，對具備“第一含義”的標志而言，商標權人僅有權禁止他人在“第二含義”上使用該標志，而無權禁止他人在“第一含義”層面進行正當使用，這種在“第一含義”層面的使用即描述性使用。

描述性使用是商標侵權的阻卻事由之一，國際條約及各主要國家商標法均有明確規定。在我國，描述性使用抗辯的規范基礎是《商標法》第五十九條第一款、第二款。該條第一款規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。該條第二款是對已注冊立體商標中的功能性部分正當使用的規定。以上內容分別是《商標法》第十一條、第十二條列舉的因缺乏顯著特征而不得作為商標注冊的標志。如果注冊商標中含有這些缺乏顯著特征的標志，則商標權人無權禁止他人正當使用這些標志的“第一含義”。當然，若注冊商標本身就是此類標志，根據舉輕以明重的原則，商標權人更是無權禁止他人正當使用。

描述性使用抗辯的法理基礎在于，對描述性標志“第一含義”的使用無法起到識別商品或服務來源的作用，故不屬于對商標的使用，進而不構成商標侵權。法律通過規定描述性使用抗辯，使得在保護注冊商標專用權的同時，防止商標權人壟斷描述性標志，保障其他經營者準確描述其商品或服務的權利，同時也尊重相關公眾對描述性標志的一般認知，從而實現對商標權人、其他經營者及社會公眾之間利益的合理平衡。

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描述性標志的類別及認定

《商標法》第五十九條第一款規定的具備描述性含義的標志主要包括三類：一是本商品的通用名稱、圖形、型號；二是直接表示商品的質量、主要原料、功能等特點；三是地名。地名作為人們賦予某一特定空間位置上自然或人文地理實體的專有名稱，在一定時間段具有固定性和公認性。在涉及地名的商標侵權案件中，爭議雙方一般很少對某一標志是否為地名產生爭議，更多的是對被訴行為是否屬于正當使用地名產生爭議。關于通用名稱，司法機關在多年案件審理中對法定通用名稱和約定俗成的通用名稱形成了較為固定的裁判規則。對于某一標志是否直接表示商品的質量、主要原料、功能等特點，由于涉及的行業、領域過多，在具體案件中往往容易成為訴辯雙方的爭議焦點。

在界定某一詞匯是否具備直接表示商品特點的含義時，可以借鑒通用名稱的相關裁判規則，根據以下思路進行認定：第一，爭議詞匯在詞典、工具書、法律法規、國家標準、行業標準等文件中的使用情況。當該詞匯被前述文件收錄為描述商品特點的固定詞匯時，可認定該詞匯具備描述性含義。第二，爭議詞匯被相關公眾用來描述商品特征的使用情況。若相關公眾，尤其是同行業經營者、商品的主要客戶等群體普遍將爭議詞匯用于描述商品的主要原料、功能等特征時，可認定該詞匯具備描述性含義。例如，在“全波段”商標侵權案中，原告在服裝商品上享有“全波段”商標權，被告在防曬衣上使用“全波段防曬”字樣，并辯稱使用該詞匯是為了描述防曬衣的防曬功能。法院經審查在案證據認為，在原告“全波段”商標的注冊申請日之前，防曬產品的經營者、消費者、營銷人員、研究人員等已廣泛使用“全波段防曬”作為描述防曬產品功能的詞匯近20年，原告自身亦在該含義上使用“全波段防曬”，據此認定該詞匯具備描述防曬產品功能的含義。第三，對爭議標志是否構成描述性標志應結合被訴商品進行認定，而非脫離了爭議商品的泛泛認定。例如，在“五谷豐登”商標侵權案中，法院認為，“五谷豐登”確系具有描述性含義的固定詞匯，但并不屬于空調類商品的通用名稱，其成語含義也難以讓消費者聯想到空調的質量、功能、用途等特點，據此認定被告將“五谷豐登”命名為空調副品牌名稱的行為侵害了原告的“五谷豐登”商標權。

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描述性使用抗辯的適用條件

《商標法》第五十九條未明確規定描述性使用抗辯的適用條件，僅規定了“正當使用”的限定條件。《與貿易有關的知識產權協定》等規則中則使用了“合理使用”或“善意、合理使用”的限定。《關于充分發揮知識產權審判職能作用 推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發〔2011〕18號）第22條規定：“被訴侵權人為描述或者說明其產品或者服務的特點而善意合理地使用相同或者近似標識的，可以依法認定為正當使用。”根據以上規定，并結合商標的本質特征，筆者認為，可從主觀、客觀兩方面歸納描述性使用抗辯的適用條件：主觀方面，使用行為應出于善意；客觀方面，使用的應系爭議標志的描述性含義，且未超出描述、說明的必要限度，也不會造成相關公眾的混淆誤認。

（一）關于主觀要件的審查與認定

描述性使用的主觀善意是指，行為人使用描述性標志是為了說明或描述商品的名稱、主要成分、產地等特征，而不是為了攀附他人商標知名度。在實踐中，由于行為人內在的主觀狀態無法直接被外界知悉，在被訴侵權人予以否認的情況下，商標權人很少能提供證據證明被訴侵權人主觀上存在攀附權利商標知名度的故意，法院多根據對相關客觀事實的審查情況來對主觀要件進行認定。通常而言，若被訴侵權人系善意使用描述性標志的“第一含義”，一般不會導致相關公眾發生混淆；反之，若被訴侵權人惡意利用商標標志的描述屬性，刻意模糊其“第一含義”與“第二含義”間的界限，則會有導致相關公眾發生混淆的可能性。鑒于主客觀要件的高度關聯性，實踐中多根據被訴行為的具體使用方式是否超出必要限度、是否容易導致相關公眾的混淆來推定行為人的主觀狀態是善意還是惡意。例如，在“沁州”商標侵權案中，法院認為，“沁州黃”是一種谷物品種的通用名稱，被告在其生產銷售的小米商品包裝明顯位置標注了自己的注冊商標，其在包裝上使用“沁州黃”以表明小米品種來源的行為屬于正當使用。雖然原告的“沁州”注冊商標具有較高知名度，但被告使用的是“沁州黃”而未突出使用“沁州”文字，也沒有證據證明其存在攀附“沁州”商標商譽的主觀惡意。在“福貴年年”等系列商標侵權案中，法院認為，“福貴年年”“禮月傳情”雖有祝福之意，但并非常見固定搭配，在中秋祝福語眾多、選擇范圍甚廣的情況下，被告在同一種商品上使用原告的三個注冊商標“福貴年年”“禮月傳情”“感恩月”，主觀上難謂善意。

（二）關于客觀要件的審查與認定

從客觀方面看，使用描述性標志不得超出描述、說明的必要限度，也不得造成相關公眾的混淆誤認。描述性使用和商標性使用系互斥的概念，若使用行為容易造成相關公眾對商品來源的混淆，則該行為具備商標性使用的特征，難謂系在必要限度內的描述性使用；在使用行為未超出必要限度的情況下，一般也不大可能造成混淆。因此，描述性使用的行為要件和結果要件密切相關。在實踐中，當使用行為未超出描述、說明商品特征的必要限度時，一般即已滿足描述性使用抗辯的適用條件。但現實中的糾紛往往紛繁復雜，同一使用行為有時可能在消費者中產生“第一含義”和“第二含義”并存的現象，即一部分消費者認為是在描述商品特點，一部分消費者認為是在表明商品來源。在此情形下，有必要通過行為要件和結果要件的“雙重保險”，以實現更為精確的利益平衡。

對描述性標志的使用是否合理、必要，主要取決于使用方式是否符合商業習慣，即同類經營者使用該標志描述、說明商品特點的一般方式，需綜合案件事實，根據具體商品、行業、地域等進行判斷。就含有地名的商標而言，他人對地名的使用應符合所涉商品經營者使用地名的通常方式。例如，茅臺鎮系我國貴州省的地名，“茅臺”是具有極高知名度的酒類商標的顯著識別部分。位于茅臺鎮的其他酒類經營者若想正當使用“茅臺”地名，可以在背部產品標簽上使用“產地：茅臺”這種地名通常的標注方式，且地名的字體、字號、顏色應與標簽上的其他信息相同。若行為人在商品正面單獨標注或突出標注“茅臺”或“茅臺酒”，即便其經營的酒類商品確實產自茅臺鎮，也不能認為是對茅臺地名的正當使用。

通常來說，對描述性標志的正當使用應與同時使用的其他標志具有相同的字體、字號、顏色等特征，而不應與權利商標特有的字體、顏色或其組合等特征相同。在實踐中，當事人常以爭議標志位于顯著位置或明顯大于其他標志為由，認為構成對爭議標志的“突出使用”，并據此認為構成商標性使用。筆者認為，雖然在位置、大小等方面區別于其他標志是商標性使用的典型特征，但僅系判斷是否構成商標性使用的因素之一，并非充分條件，亦非必要條件，關鍵仍在于該標志是否被相關公眾用于識別商品或服務來源。具體認定時應遵循整體觀察為主、局部比較為輔的比對原則，參考爭議標志的使用位置、使用方式、大小、有無其他參照物，被訴侵權人是否使用了自有商標、企業名稱等識別性標識等因素進行個案認定。例如，在前述“全波段”商標侵權案中，被告使用的是具備描述性含義的“全波段防曬”文字，并未突出使用權利商標“全波段”本身。雖然“全波段防曬”位置居中、字體較大，但被告在該文字下方注明了說明性文字，且該說明性文字的內容與原告宣傳材料中對“全波段防曬”含義的解釋及行業內其他經營者對“全波段防曬”的說明一致，被告亦在商品包裝上同時使用了自有商標及企業名稱。被告的該種使用方式足以使相關公眾將“全波段防曬”理解為防曬功能，而非據此識別商品來源。因此，法院認定該行為未超出描述、說明商品功能的必要限度，不會產生來源混淆，構成對“全波段防曬”這一描述性詞匯的正當使用。

商標使用人為表明其使用的標志是商標，會在標志旁標注“?”或“TM”，若行為人抗辯其使用的是爭議標志的描述性含義，則不應使用此等表明商標的標志。例如，在“味動力及圖”商標侵權案中，法院認為，雖然乳酸菌飲料行業會使用“激活胃動力”等描述產品功能的詞匯，但被告在其使用的被訴標識“暢養胃動力及圖”中，將“胃動力”以較大的字號單列，并在“胃動力”的右上角標注“TM”，還曾申請注冊商標“”，這些行為表明其系將“胃動力”作為商標使用而非描述商品功能的詞匯使用，最終認定被訴行為構成對原告“味動力及圖”商標的侵權。

此外，還應關注爭議標志商標屬性的強弱，即商標中的描述性標志是作為商標的知名度、顯著性更強，還是作為商品通用名稱、地名等的公共領域屬性更強。若權利商標未進行大量的商標性使用，而多在其“第一含義”層面進行使用，可能導致其“第二含義”逐漸受到限制甚至消失，此時商標專用權也相應受到限制。相反，若被訴侵權人在權利商標獲得較高知名度后才開始使用其中的描述性標志，則對使用行為是否合理、必要的考量應遵循更為嚴格的標準。例如，在“片仔癀”商標侵權案中，法院認為，被告如果是為了說明其產品中含有片仔癀成分，應按照商業慣例以適當的方式予以標注，但其卻是在商品包裝裝潢顯著位置突出標明“片仔癀”“PIEN TZE HUANG”字樣，且明顯大于被告自己的商標及其他標注，采用的字體也與權利商標基本一致，該種使用方式已超出說明或客觀描述商品的界限，主觀上難以認定為善意，在涉案“片仔癀”商標已具有很高知名度的情況下，客觀上可能造成相關公眾產生商品來源的混淆，故不能成立正當使用。

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《中國審判》雜志2025年第15期

中國審判新聞半月刊·總第373期

編輯/孫敏